Markenrechtsstreit: Ottos unter sich

Versandhändler “Otto” verklagt Burger-Startup “Otto’s Burger” wegen angeblicher Markenverletzung

Der bekannte Otto-Konzern wehrt sich offenbar gegen die Anmeldung der Wortmarke “Otto’s Burger”. “Otto’s Burger” ist offenbar eine Marke der Otto’s Burger GmbH, die wiederum vier Burgerläden in Hamburg betreibt und weiter wachsen möchte.

Streitpunkt: Die Ware “Bekleidung”

Markenanwalt Robert Meyen mit Nina Bender

Laut Aussage des Otto-Konzerns wurde die Marke der Burgerbräterei ursprünglich auch für die Ware “Bekleidung” angemeldet. Dem aktuellen Registerauszug lässt sich dies allerdings nicht entnehmen. Der Otto-Konzern, für den nach eigener Aussage Bekleidung das Kerngeschäft darstellt, behauptet nun, jedenfalls hinsichtlich dieser Ware bestünde zwischen den Marken “Otto” und “Otto’s Burger” Verwechslungsgefahr. Man geht also davon aus, dass der angesprochene Verkehr davon ausgehen könnte, es handele sich bei Bekleidung unter der Marke “Otto’s Burger” eigentlich um Bekleidung der Marke “Otto”.

Die Burgerbräterei hingegen versteht den Trubel nicht. Schließlich sei “Otto” nicht nur ein gewöhnlicher Vorname, sondern den Überlieferungen nach auch der Name desjenigen Hamburger Bürgers, der als erster gegrilltes Fleisch zwischen Brötchenhälften an die Seeleute verkauft und damit den Hamburger erfunden habe.

Besteht Verwechselungsgefahr zwischen “Otto” und “Otto’s Burger”?

Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Der Kennzeichenvergleich muss für jede einzelne Ware und Dienstleistung einzeln vorgenommen werden. Das liegt darin begründet, dass am Kennzeichenvergleich nur diejenigen Zeichenbestandteile teilnehmen, die für die jeweilige Ware oder Dienstleistungen unterscheidungskräftig, also vor allem nicht beschreibend sind. Mit anderen Worten: Für die Dienstleistung “Imbiss” wäre “Burger” aus “Otto’s Burger” im Kennzeichenvergleich irrelevant.

Anders dürfte es allerdings bei Bekleidung sein: Es ist nicht erkennbar, dass “Burger” auch nur entfernt Bekleidungsstücke beschreibt. Zu vergleichen wären daher beide Wortmarken in voller Länge. Und hier tun wir uns schwer, “Otto” und “Otto’s Burger” als überbordend ähnlich anzusehen. Wir gehen daher davon aus, dass sich der Versandhändler eine blutige Nase holt.

Versandhändler Otto hat in Markensachen gelegentlich Schwierigkeiten

Dieser Rechtstreit lässt uns ein wenig die Stirn runzeln, hat Otto doch in der Vergangenheit mit seinen Marken eher Sorge als Freude gehabt. So hat das höchste deutsche Zivilgericht bereits 2005 (BGH, Urteil vom 21.07.2005, Az. I ZR 293/02) entschieden, dass Otto zahlreiche Marken (siehe unter dem Link, dort Absatz 5) rund um “Otto” gerade nicht für Bekleidung genutzt hat, weil es keine Bekleidung der Marke “Otto” gebe, und die Marken daher gelöscht werden müssten.  Stattdessen gebe es nur eine Handelsplattform (eine Dienstleistung der Nizzaklasse 35) für den Verkauf von Bekleidung. Diese Benutzung sei gerade nicht rechtserhaltend, so dass sämtliche Marken jedenfalls für Bekleidung gelöscht wurden. Eine ähnliche Streitigkeit über die rechtserhaltende Nutzung eines Zeichens führen wir übrigens gerade erfolgreich mit der Krombacher Brauerei.

Wir haben uns den Shop des Versandhändlers genauer angesehen: Bis heute ist der einzige Otto, der Bekleidung bei Otto verkauft, ein gewisser “Otto Kern”. Soweit bekannt, handelt es sich hierbei um eine von der Klägerin völlig verschiedene Marke und auch um ein verschiedenes Unternehmen. Mit anderen Worten: Trotz der misslichen Entscheidung aus dem Jahr 2005 behauptet Otto bis heute, man sei eine Marke für Bekleidung, ohne, dass es heute Bekleidung der Marke Otto gibt.

Erfolgsversprechende Verteidigung für Otto’s Burger

Ein beliebter Kniff in markenrechtlichen Streitigkeiten ist die sogenannte Nichtbenutzungseinrede. Wird diese erhoben, so gerät der Kläger (der behauptet, in seinen Markenrechten verletzt zu sein) aus der Angriffs- in die Verteidigerposition. Dann nämlich muss er selbst erst einmal nachweisen, dass er die Marke tatsächlich rechtserhaltend für die im Streit stehenden Waren oder Dienstleistungen benutzt hat.

Allerdings ist die Nichtbenutzungseinrede nur dann erfolgsversprechend, wenn die Klagemarke bereits fünf Jahre oder länger benutzt wurde, denn genau so lange läuft die Benutzungsschonfrist. Dabei handelt es sich um eine vom Gesetzgeber zugebilligte Vorbereitungszeit, in der der Markeninhaber seine Marke noch nicht benutzen muss.

Der Otto-Konzern hat natürlich zahlreiche Marken. Vermutlich geht er deshalb aus einer derjenigen Marken vor, die ihren Lebenszyklus von fünf Jahren noch nicht überschritten haben. Hier ist dann Feinarbeit gefragt. Ist nämlich wiederum die neu angemeldete Marke lediglich eine Wiederholungsmarke einer älteren Marke (deren Schonfrist abgelaufen ist), so ist gegebenenfalls die Anmeldung selbst als bösgläubig zu bewerten und die Marke daher zu löschen.

Was sagt MIP dazu?

Die Anwälte dieses Verfahrens sind zu beneiden: Hier sind etliche Rechtsfragen zu klären, die allesamt durchaus spannend und anspruchsvoll sind. Sofern sich allerdings das Gericht – unserer Ansicht folgend – bereits dafür entscheidet, die Marken “Otto” und “Otto’s Burger” als unähnlich anzusehen, dann der ganze Zauber auch schnell vorbei sein.

Haben auch Sie ein komplexes markenrechtliches Anliegen? Kontaktieren Sie uns gern jederzeit per E-Mail, Telefon oder über das Kontaktformular auf unserer Seite.

 

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